Échapper aux conséquences d'une action en contrefaçon : un intérêt à agir en nullité d'une marque ?

Une société engage une action en nullité de plusieurs marques d’une société tierce. Cette dernière soulève l’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La première société soutenait que l'action en nullité d'une marque peut être exercée par toute personne intéressée, ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir en nullité de l'enregistrement d'une marque doit être apprécié au regard de la finalité de l'action. Selon elle, cet intérêt est légitime lorsque le demandeur demande la nullité de l'enregistrement de la marque en vue d'échapper aux conséquences d'une action en contrefaçon à laquelle il est exposé, afin de pouvoir librement poursuivre l'exercice de son activité.

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Elle se prévalait du fait que la société tierce l’avait assignée en contrefaçon dans deux instances distinctes : l'une pour contrefaçon de marques, l'autre pour contrefaçon par importation parallèle de produits décodés et que c'est dans ce contexte qu’elle avait « été contrainte » d'assigner la société tierce en nullité des marques en cause, aux fins d'établir l'absence de contrefaçon dans les autres instances initiées par la société MHCS et de pouvoir poursuivre de manière licite son activité.

Les juges du fond ne suivent pas son argumentaire et la déclarent irrecevable en son action en annulation des marques en cause. La première société se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la recevabilité d’une action en nullité d’une marque soumise à la justification d’un intérêt à agir. Elle précise qu’un opérateur économique ne justifie d'un intérêt légitime à demander l'annulation d'une marque que lorsque, étant détenteur d'un droit sur un signe identique ou similaire à cette marque, sa demande tend à lever une entrave à l'utilisation du signe pour les besoins de son activité économique ou lorsque, poursuivi en contrefaçon d'une marque, il agit en annulation de celle-ci.

Dans cette affaire, la première société ne se prévalait d'aucune atteinte à des droits antérieurs sur les signes déposés, et ne justifiait pas d'une entrave à l'exercice licite de son activité économique du fait des dépôts de marques françaises incriminés. Dès lors, la société n’était pas recevable à agir en nullité des signes en cause.

Remarque : en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la recevabilité des actions principales en nullité de marques françaises, relèvent en principe de la compétence exclusive de l’INPI et n'est pas subordonnée à la reconnaissance d’un intérêt à agir dans le cadre de cette nouvelle procédure administrative.